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口述｜张逸瑞

文｜祝莹莹

编辑｜崔冬梅

「云上沙湖」是继东沙湖基金小镇“聚在沙湖”、“融在沙湖”、内容“成在沙湖”、“学在沙湖”等品牌活动之后，创新打造的又一活动IP，旨在的通过云课堂、云解读以及、云路演的方式，从战略、政策、资本、产业、技术、人才等方面，为创业者提供高效精准的连接、实效深度的资源合作、有效多维的经验分享，助力企业成长。

近日，「云上沙湖」云课堂邀请金杜律师事务所合伙人上海分所知识产权部合伙人张逸瑞进行了线上直播，为大家详解科创企业知识产权审计和知识产权尽职调查相关问题。

云课实录

大家好，我是金杜律师事务企业所的张逸瑞，非常高兴能有机会和大家从知识产权审计和知识产权尽职调查两个角度一起聊一聊科创性的问题。

作为知识产权律师，我们比较欣喜地看到，从科创板开板以来到现在，制度方面的变化，比较明确地解决了知识产权和企业科技创新能力的问题。对于科技创新型企业来说，知识产权保护应该走在企业各事项最前列，它可以解决企业科创力产权的问题，包括企业无形资产到底应该怎么运营、怎么保护、怎么布局、怎么管理，甚至还可以通过针对知识产权事项专门的财税筹划，对知识产权的布局进行优化，从而全面提升企业的知识产内部审计权能力。

企业无形资产及其审计管理

无形资产基础概念 & 特征

无形资产基础概念，基本内容包括：

• 专利和创意设计。
• 著作权和软件。
• 商标、商号、商业外观和商誉。
• 专有知识。
• 特许资源、特享政策。

无形资产特征：

• 对有形资产的依附。
• 催化增值功能。
• 可交易且交易便捷。
• 依赖积累与隐形。
• 易复制和流失，需要特别保护措施。

无形资产管理分类

陶氏化工的经验

以陶氏化工为例，它是知识产权律师经常挂在嘴边的典型案例。成立于1897年的陶氏化工是一个老牌化工企业，在20世纪90年代明确意识到化工行业正在商品化，必须竭尽全力从无形资产当中创造出价值，从而形成一条专门针对无形资产的价值流。

陶氏化工首先把自己的无形资产进行了专项分类，包括专利、技术诀窍、版权、商标、商业秘密等，梳理完后发现自己的专利总数达到了2.9万多项，每年用于专利的费用（维护费用）就有3000多万美元，意识到自己的专利处于分散的无组织状态后，公司管理层从专利管理入手，建立起企业的无形资产管理系统：

陶氏化工将知识产权和技术管理与业务活动的有机结合，短期成就是节省了4000万美元的知识产权维护费，并形成了一个内部新的企业许可业务，该业务每年可以带来1亿美元的收入。长远来说，该方法更加理解和重视整个创新过程、新技术开发 与商业化过程以及业务差距，并通过工艺技术收购开发了聚丙烯业务，通过确定最佳收购对象收购了联合碳化物公司以及罗门哈斯公司。

通过陶氏化工的经验可以看出，知识产权的动态管理其实是解决了知识产权管理的两大问题，所谓的"管"和"理"。

接下来，我们就来聊一聊"管"和"理"的两个重要形式：

第一、知识产权审计。

第二、知识产权尽职调查。

知识产权审计

什么是知识产权审计

知识产权审计是对所拥有、所使用、 或所收购的知识产权资产进行的系统性主要检查。

尤其对中小型企业有重要作用，因为企业在越早期发现越容易解决，早期做这件事情成本低，而且效果显著。

知识产权审计的目的

发现未用的知识产权资产

查明对公司根本利益和赢利状况有威胁的缺陷

使公司业务决策者在知情的情况下制定经营战略，以使公司的市场地位得到维护和提高

知识产权对企业发展规划的重要性

知识产权资产类别和相关决定

这句话是我在做知识产权管理经常跟大家提到的：不明白、不当家、内部不评估、无管理。这里简单说了知识产权资产管理要想到的几个问题：

知识产权资产的分类

• 目前正在使用的
• 用来阻止竞争对手的
• 将来可能使用的
• 对业务没有用的

针对每一个类别的知识产权，可能会做出一些不同的决策：

• 保持并维护
• 出售
• 清理排除

决策因素

• 不同法律区域的不同情况会导致不同的操作和处理
• 不同的商业领域中的不同业务重要性会导致对知识产权资产价值的不同判断和注意

知识产权审计：怎么做

第一，确定——现状，包括创新和技术、品牌和名称、合同和协议、出版和作品。

第二，诊断——潜在的缺陷和资产威胁。比如我们最常确定的状况有知识产权完整性、知识产权的保护是不是到位、使用是不是OK。

第三，路径设计——判断评价设计改进策略。对症下药就是这里想要强调的路径设计。

第四，事实——按最佳方案严格操作。

大家可以看一下，我们在做知识产权审计的时候主要会看哪些东西。

数据方面：

• 在相关官方和主要商业数据库中查目前知识产权的状态

• 检查核实目前知识产权的使用情况

• 检查出版物、网站以及文件、许可合同、转让协议以及其它协议文件

• 对数据进行集中和分析

• 检查数据之间的一致性和后续措施

策略方面：

• 紧密围绕公司商业策略进行知识产权策略的规划

• 对全部知识产权文件进行分析并找出现状和理想状况之间的差异

• 对后续措施提出建议(增加申请、 撤回申请、变更拥有人、集中管理、许可体系的改进、使用手册、 续展、扩展地域范围等等)

简单的知识产权审计其实只要确认知识产权相关数据的完整重要性性和准确性就可以，它的主要目的有两个：

第一、找出现有知识产权。

第二、根据知识产权法律检查现有的知识产权的合规性。

首先列出现有知识产权资产清单，其次看一下这些知识产权现有的有效性。这里建议列出一张知识产权资产清单以及或者IP台账，能够看到很多非公开信息当中才能展示的企业未来研发的发展方向。

另外，还包含了对整个知识产权做出诊断，比如有无数据错误和需更新的内容 、费用交纳控制是否正常 、时限控制是否正常 、监控工作是否正常。

我们再来看一下深入的知识产权审计怎么做，一个深入的知识产权审计要结合资产有用性。我们提到了两个匹配性：

第一、现有知识产权与产品的匹配性。

第二、知识产权管理制度与公司制度与策略的匹配性。

首先，列出现有的知识产权与产品的对应关系，同时要确定目前和未来真正能够对产品发挥作用的知识产权有哪些、产品线当中有哪些环节缺乏知识产权。

做完深度的知识产权审计以后需要做出的诊断包括：

• 在范围方面是否有任何漏点：有没有漏掉的核心知识产权？
• 在使用方面是否有任何不当 ：甚至影响知识产权的效力?
• 在维护方面是否有任何缺陷：时限是否符合?
• 其它明显的、影响知识产权的威胁。

我们刚才说了深入的知识产权，在这个概念的之后还会有更深入的知识产权审计。一个好的知识产权审计很费时间，并需要根据不断变化的商业领域和商业目的进行调整；要保证审计焦点锁定在对公司最重要的知识产权资产上；需要内部和外部产权的知识产权威胁预测；需要制定修正和规避的路线图。

知识产权尽职调查

什么是知识产权尽职调查

知识产权尽职调查是指对某一单位目前所拥有(包括自产或购买)、 使用的知识产权的状况所进行的系统性检查 。

知识产权类型

• 专利
• 商标
• 版权
• 商业经营秘内容密
• 专有技术
• 商业标识

知识产权状况

• 权利的真实性和合法性
• 权利的有效性
• 权利的确定性
• 权利的稳定性
• 权利的完整性
• 权利的行使风险

什么情况下需要知识产权尽职调查

并购、合资、许可证贸易、资审计本投资、上市以及知识产权的资本化。

知识产权审计的目的

给大家举了两个很有意思例子。

▪ 德国大众：劳斯莱斯收购漏洞

▪ 苏州恒内部审计久光电科技股份有限公司：IPO 专利门

刚才说了为什么要进行知识产权尽职调查，它其实是一个必由之道，决非奢侈。

比如检查各种方面，这里列出的其实都是一些常规知识产权尽职调查要注意的事项。

在科创板之后，如果是一个IPO企业要进行知识产权尽职调查，我们现在取了一个新名词——科创力调查。我们可能会做出一个判断，它到底有没有核心知识产权，有没有科技创新能力，它的核心知识产权成果到底能不能支持主营产品，到底符不符合科创板对于科技创新能力的要求。

知识产权尽职调查关注的重点

大家看一下知识产权重点调查的几个方面，比如权利的控制度、权利的有效性、权利的确定性、权利的真实性和合法性及权利的行使风险。

知识产权尽职调查的步骤

初步调查→重点审核→权利自由行使评价（FTO）→调查报告

注意点和重点刚刚都已经讲到了，包括检索数据库的选择和使用、权利来源的隐性瑕疵、国外知识产权的审查等等。

资本投资技术型企业

这里列出了IP DD特别要注意的方面，还有具体细节的过程。

这里是知识产权管理措施需要注意的几个方面。

Q&A

Q1：在调查过程当中，如何确认IP的有效性和范围？

A：首先IP本身的概念非常广泛，所以不同的IP可能有不同的有效性和范围的确认方法。如果是专企业利，可以从公开数据库当中去确认，我们先说有效性，专利保护期是不是在有效期内以及他的费用有没有缴纳，这个专利是不是处于活跃的状态。如果是商标，可能就需要在商标局的网站上审查。

至于范围的问题，商标、专利、技术、秘密等都会有所区分。比如专利技术，IP范围一定是要结合这项产品到底想要实现的创新点在哪里以及我想要保护的到底是什么，对这个进行判断。

Q2：商业秘密和专利要怎么选择和权衡？

A：一个企业能够掌握的，对自己能够创造价值的，具有秘密性的东西都叫做商业秘密。与之相对应的，与IP相关的叫做技术秘密，技术秘密本身是属于商业秘密的一种。

我先说一下专利跟商业秘密在最后能实现的成果到底是什么样的。专利意味着公开，商业秘密意味着保密。

企业做知识产权审计，有一个最重要的因素，它能够帮助企业判断到底哪些东西可能是做成商业秘密的价值更好。还是那句话，弄明白我有什么才知道怎么保护、才知道怎么防止我侵犯别人重要性的权益，同时又防止别人来侵犯我的权利。在审计的过程当中有这样一个清单，就能够很好的解决商业秘密问题。